Chapter 3の後、続いていなかったので三日坊主だと思われた方もいるかもしれませんが、何とか続いています。 ワールドカップ期間中はペースが遅くなると思います。
というわけで、Invention
Analysis and Claiming: A Patent Lawyer’s GuideのChapter 4です。
このchapterでは発明（クレーム）をより広くとらえる方法を様々な角度から説明しています。
この中で「Separate “What” from “How”」というのがあります。
どのように発明が課題を解決しているかということではなく、何が課題を解決しているのかを考えるようにすべきであるということです。
日本の公報を見ていても作用的・機能的記載を使っているクレームをたくさん見ますが、個人的には作用的・機能的記載は避けるべきだと考えています。
１つは曖昧な記載を招くからであり、もう１つは明細書の開示範囲を超えたクレームとなり得るからです。また、拒絶理由を受けた後に構造的な記載に補正するならば、prosecution history estoppelの問題を生じる可能性も否定できません。
もう１つ、「発明が解決しようとする課題」の概念を広げるというプロセスも紹介されています。
通常クレームを広げる場合には「発明」の定義自体を広げようとしますが、「発明が解決しようとする課題」の概念を広げることによって、「発明」の概念を広げられる場合もあります。
「発明が解決しようとする課題」は発明者から与えられることが多く、そのまま鵜呑みにしてしまいがちですが、クレームを広げる際には「発明が解決しようとする課題」にも注意したいですね。